Massima
La Suprema Corte di Cassazione (Sez. 2, Sent. n. 35466/2018) ha stabilito che ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’articolo 474 c.p., non è richiesta la prova della registrazione del marchio, solamente allorquando si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative societa’ produttrici.
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista Catania
Testo della Sentenza
Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 25 luglio 2018, n. 35466
Data udienza 26 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente
Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere
Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere
Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a RICCIONE il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/03/2017 del TRIB. LIBERTA’ di FORLI’;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. SALZANO FRANCESCO, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22/03/2018 il Tribunale di Forli’ dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro poiche’ proposto dinanzi a Tribunale del riesame territorialmente incompetente in quanto il decreto di sequestro probatorio eseguito nei loro confronti era stato disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini in data 20/02/2018; rigettava l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) confermando il provvedimento di sequestro disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forli’ che aveva ritenuto sussistente a loro carico il fumus dei delitti di cui agli articoli 110, 474 e 648 c.p. in relazione alla commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti.
2. Contro la suddetta ordinanza (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo difensore e con il medesimo atto, propongono ricorsi per Cassazione deducendo:
a. violazione di legge in ragione di motivazione omessa quanto alla sussistenza delle concrete finalita’ probatorie perseguite in funzione dell’accertamento dei fatti;
La difesa degli indagati lamenta che il tribunale, a fronte della specifica censura, aveva del tutto trascurato di motivare in ordine al rilievo secondo cui difettavano le esigenze probatorie mentre il sequestro pareva disposto per finalita’ preventive al malcelato fine di evitare che la libera disponibilita’ di una cosa pertinente al reato potesse aggravare e protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, traducendosi, nella sostanza, in un sequestro preventivo;
b. violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilita’ del riesame proposto nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il difensore deduce che il Tribunale non aveva considerato che il sequestro di dispositivi informatici (telefoni cellulari ed ipad) era stato eseguito a carico degli indagati in forza del decreto di sequestro disposto dal P.M. di Forli’ in data (OMISSIS)2018 e che solo con riferimento al denaro rinvenuto nel corso della perquisizione e dei capi di abbigliamento ed accessori del marchio (OMISSIS) la G.d.F. di Forli’ aveva ritenuto di richiedere la convalida da parte del P.M. di Rimini con la conseguenza che, in relazione ai dispositivi informatici, il Tribunale di Forli’ doveva pronunziarsi in quanto competente;
c. violazione di legge in relazione agli articoli 473 e 648 c.p..
Viene dedotto che difettava nella specie il fumus dell’ipotesi di reato contestate (articolo 473 ovvero 474 c.p.) a nulla rilevando la fluidita’ e provvisorieta’ del capo di imputazione evidenziata dal Tribunale il quale non aveva, peraltro, valutato che la Procura, nel formulare il capo di imputazione, non aveva considerato che:
– (OMISSIS), nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) ltd era egli stesso titolare ed ideatore del marchio (OMISSIS) dato questo che escludeva la configurabilita’ del reato;
– essendo egli titolare del marchio ed il concedente la licenza di produzione e commercializzazione stante la clausola di riserva di cui all’articolo 474 c.p. poteva al piu’ ipotizzarsi un concorso nella contraffazione e, dunque, le differenti ipotesi disciplinate dall’articolo 473 c.p. ovvero articolo 517 c.p., ragionamento che valeva anche per (OMISSIS) e (OMISSIS) i quali avevano concorso nella produzione e commercializzazione dei prodotti de quibus nonche’ per (OMISSIS) che si era limitato a seguire una delle fasi di lavorazione della merce contraffatta.
Assume, ancora, che il P.M. nel decreto si era limitato ad indicare le norme asseritamente violate senza specificare le singole condotte addebitate a ciascun coindagato e che, nella specie, difettava del tutto il fumus commissi delicti in quanto si trattava di questioni di natura prettamente civilistica riguardanti l’uso del proprio marchio (OMISSIS) oggetto di un procedimento pendente presso l’autorita’ giudiziaria di San Marino nonche’ altro procedimento pendente presso il Tribunale di Milano – Sez. Specializzata per le imprese promosso dall’americana (OMISSIS) volto alla declaratoria di nullita’ del marchio nazionale registrato e di altri marchi depositati dalla (OMISSIS) ltd, vicende del tutto prive di rilievo penale.
Evidenzia che la circostanza che una societa’ estera, peraltro ad oggi non operante sul territorio nazionale italiano la (OMISSIS), era anch’ essa titolare di un similare marchio (OMISSIS) non assumeva alcuna rilevanza penale ne’ giustificava in alcun modo il sequestro di capi di abbigliamento assolutamente originali e non contraffatti, prodotti e/o commercializzati da licenziatari/distributori autorizzati dalla (OMISSIS) ltd la cui etichetta reca il nome dell’effettivo titolare del marchio e il produttore/distributore degli stessi senza che si possa configurare alcuna confusione circa l’origine dei prodotti ovvero alcuna contraffazione del marchio.
Rileva, quindi, che il sequestro penale di prodotti de quibus era da ritenere ictu oculi illegittimo in pendenza di una causa “pregiudiziale” pendente davanti al giudice civile italiano ed al giudice civile di San Marino avente ad oggetto la dedotta nullita’ del marchio, cui erano state contrapposte domande riconvenzionali di nullita’ del marchio utilizzato dalla societa’ statunitense (OMISSIS), non potendo il giudice penale accertare la nullita’ di un provvedimento ovvero di una autorizzazione, verifica demandata ad altro giudice e, peraltro, per i profili riguardanti la registrazione del marchio concessa dall’Ufficio di Stato della Repubblica di San Marino, ad una autorita’ giudiziaria straniera.
Assume, quindi, che nella fattispecie in esame doveva certamente escludersi l’ipotesi di contraffazione atteso che sussistevano forti dubbi sulla fondatezza delle pretese azionate dalla (OMISSIS) in ragione della invalidita’ del marchio di cui si assume la contraffazione sulla scorta della disciplina in tema di marchio comunitario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati per le ragioni appresso specificate.
2. Osserva il Collegio che e’ manifestamente infondato il primo motivo dei ricorsi avendo il Tribunale esplicitato le esigenze probatorie idonee a rendere necessario il vincolo sulla “res”, poste a fondamento della misura adottata (la necessita’ di effettuare indagini tecniche piu’ dettagliate sui prodotti asseritamente contraffatti).
3. Va, quindi, evidenziato che appaiono fondate le censure formulate da (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine alla ammissibilita’ delle loro istanze di riesame.
Il Tribunale, invero, si e’ limitato a rilevare, con motivazione meramente apodittica, l’inammissibilita’ dell’istanza di riesame proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro poiche’ asseritamente proposto dinanzi a Tribunale del riesame territorialmente incompetente (il Tribunale di Forli’) in quanto il decreto di sequestro probatorio eseguito nei loro confronti era stato disposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini in data (OMISSIS)2018, senza verificare se il sequestro di taluni di beni pertinenza dei medesimi fosse stato eseguito, in realta’, a carico degli indagati in forza del decreto di sequestro disposto dal P.M. di Forli’ in data (OMISSIS)2018, come dagli stessi allegato.
3.1. Sul punto si impone, pertanto, annullamento del provvedimento impugnato dovendo il Tribunale colmare tale deficit motivazionale verificando tale profilo.
4. Occorre, poi, osservare che, come lamentato dalla difesa dei ricorrenti, il Tribunale nel provvedimento impugnato ha, sostanzialmente, finito per ignorare i motivi dedotti in modo analitico ed dettagliato nelle istanze di riesame in atti (v. ff. 16-89) ai quali era doveroso rispondere compiutamente ed adeguatamente anche perche’ si trattava di motivi specifici e puntuali con i quali i ricorrenti si erano premurati di ricostruire la vicenda de qua, evidenziando una serie di profili idonei a comprovare la insussistenza del fumus commissi delicti e la configurabilita’ di questioni di natura prettamente civilistica in tema di tutela dei marchi e concorrenza illecita.
4.1. Il Tribunale, in proposito, incorrendo nel lamentato vizio di violazione di legge, si e’ limitato a rilevare “…quanto alla insussistenza del fumus commissi delicti nonostante le pregevoli argomentazioni difensive indicate al punto 3 dell’istanza di riesame, di stampo civilistico ed altamente specializzato afferente ai principi in materia di tutela dei marchi si osserva che nel caso sub iudice non si tratta solo dell’accertamento di una condotta di concorrenza sleale sanzionata da apposita norme del codice civile ma dell’accertamento di una vera e propria condotta di contraffazione prevista e punita dagli articoli 473 c.p. e ss.. La circostanza che la (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) abbiano provveduto a registrare dei marchi gia’ da altri brevettati e utilizzati richiamandone i segni distintivi cosi’ da trarre in inganno la fede pubblica e questione che sara’ devoluta al giudice di merito apparendo allo stato sussistenti tutti i presupposti dell’astratto fumus commissi delicti paventato dal P.M.”.
4.2. La motivazione risulta, tuttavia, ad avviso di questo collegio insussistente o meramente apparente con riferimento alle specifiche censure avanzate e relative alla dimostrazione della insussistenza dell’ipotesi di contraffazione (ovvero vendita di prodotti contraffati) penalmente rilevante nei suoi elementi costitutivi oggettivo e soggettivo ed alla configurabilita’ di un mero illecito di stampo civilistico.
4.3. Premesso che il marchio utilizzato dalla societa’ statunitense (OMISSIS) non risulta registrato in Italia e che risulta “regolarmente” registrato in Italia nonche’ nel territorio di San Marino il marchio ” (OMISSIS)” di cui risulta essere titolare (OMISSIS) nella sua qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) ltd occorre, in primo luogo considerare che, ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’articolo 474 c.p., solamente allorquando si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative societa’ produttrici, non e’ richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce (Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017 – dep. 21/07/2017, Barry, Rv. 27114001).
4.4. Va, per altro verso, considerato che ai fini della configurabilita’ dell’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 473 c.p., non e’ sufficiente la mera confondibilita’ tra due marchi regolarmente registrati, ma e’ necessario un quid pluris rappresentato dalla materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio (Sez. 1, n. 30774 del 09/09/2015 – dep. 19/07/2016, Baccalaro e altro, Rv. 26750901)”.
4.5. Invero ad avviso di questo collegio il tribunale ha omesso di soffermarsi sulle analitiche contestazioni delle parti ricorrenti afferenti:
– la notorieta’ del marchio sul piano internazionale utilizzato dalla societa’ statunitense (OMISSIS) tale da tradursi in una evidente “riconoscibilita’ del segno”;
– la possibilita’ di configurare, quanto al marchio asseritamente contraffatto, un larghissimo uso e una incontestata utilizzazione nel territorio da parte delle relative societa’ produttrici, specie in ragione delle specifiche contestazioni mosse sul punto dai ricorrenti;
– l’incidenza, ai fini della configurabilita’ del reati contestati, della intervenuta registrazione del marchio utilizzato dai ricorrenti;
– le questioni relative alla mancata registrazione nel territorio europeo del marchio riferibile alla (OMISSIS), in ragione del carattere non individualizzante dello stesso;
– la concreta rilevanza, ai fini della astratta configurabilita’ del/i reato/i contestato/i, della pendenza di una controversia di tipo civilistico finalizzata alla declaratoria della nullita’ del marchio in contestazione.
Non puo’, del resto, trascurarsi come la sostanziale omessa disamina dei cennati profili nell’ottica della verifica del fumus commissi delicti appare, infine, ancor piu’ evidente alla luce dal dato evidenziato dalla difesa, sia pure intervenuto successivamente al provvedimento impugnato, secondo cui il 25 Aprile 2018 l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprieta’ Intellettuale (“EUIPO”) ha ritenuto la domanda di marchio figurativo UE depositata da (OMISSIS) “inammissibile alla registrazione ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 1 lettera b) e c) e dell’articolo 7 paragrafo 2 RMUE perche’ descrive alcune caratteristiche dei prodotti e servizi per cui si richiede la protezione ed, inoltre, e’ privo di carattere distintivo”.
5. Questo Collegio quindi, a fronte delle apodittiche asserzioni contenute nel provvedimento impugnato, non puo’ che prendere atto della completa omessa motivazione sul profilo sopra cennato relativo alla ammissibilita’ delle impugnazione proposte da (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ sugli specifici e articolati motivi di riesame in ordine alla insussistenza del fumus commissi deliciti di cui si e’ fatta menzione, e, pertanto, non puo’ che annullare il provvedimento impugnato rinviando alla Tribunale di Forli’ per nuovo esame sui punti menzionati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Forli’ per un nuovo esame.
Articolo 474 Codice penale
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
Fuori dei casi di concorso [110] nei delitti preveduti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato [4 2] , al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
